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“美团”商标之争与跨类保护

2023-08-17

随着品牌经济的发展,驰名商标的保护在商标法之中具有越发重要的地位,其跨类保护问题也是司法实务关注的重点。

最高人民法院多次在工作文件中就《商标法》第 13 条第 3 款驰名商标跨类保护的问题,强调“合理适度确定驰名商标跨类保护范围”、“保护范围和强度要与其显著性和知名度相适应”。本文主要详述“美团”商标无效宣告请求行政纠纷案,以及对商标跨类保护问题进行分析阐释。

2001年商标法第十三条第二款规定,“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。

案情简介:

本案中,引证商标的申请注册时间为2010年4月21日,诉争商标的申请注册时间为2011年12月26日,根据三快公司提交的销售合同、发票、纳税证明、媒体报道、所获荣誉等证据,可以认定经过三快公司的持续使用,引证商标“美团”在“为零售目的在通讯媒体上展示商品”服务已经为相关公众所熟知,达到驰名的程度。诉争商标的显著识别部分为汉字“美团”,引证商标为“美团”文字商标,在引证商标构成驰名的情形下,诉争商标构成对引证商标的摹仿。虽然诉争商标核定使用的商品,与引证商标核定使用的服务不构成商品与服务的类似,但诉争商标核定使用的“纸”等商品为日常消费品,三快公司使用引证商标、通过团购网站服务的对象亦为普通消费者,二者的消费群体为较高的重合度,在引证商标构成驰名的情况下,金凯利公司通过摹仿引证商标的方式注册诉争商标,足以使相关公众误认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系,不正当地利用引证商标的市场声誉,致使三快公司利益可能受到损害,故诉争商标的申请注册违反了上述商标法条款的规定。

上诉人国家知识产权局、上诉人山西天然美团电子商务有限公司(简称天然美团公司)因商标权无效宣告请求行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2022)京73行初3513号行政判决,向本院提起上诉。法院于2023年3月1日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。

一审认定

一、诉争商标
1.注册人:天然美团公司(原注册人为运城金凯利纸业有限公司(简称金凯利公司),2018年9月6日经核准转让)。
2.注册号:10354279。
3.申请日期:2011年12月26日。
4.专用权期限至:2023年3月6日。
5.标志:

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6.核定使用商品(第16类,类似群1601;1603):纸;木浆纸;卫生纸;纸手帕;纸餐巾;纸巾;纸质和纤维制婴儿尿裤(一次性);卸妆纸巾;纸或纤维素制婴儿餐巾(一次性);餐具垫(纸质)。


二、引证商标
1.注册人:北京三快科技有限公司(简称三快公司)。
2.注册号:8228873。
3.申请日期:2010年4月21日。
4.专用权期限至:2031年6月13日。
5.标志:

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6.核定使用服务(第35类,类似群3501-3505;3507-3508):为零售目的在通讯媒体上展示商品;组织商业或广告交易会等。


三、被诉裁定

2021年11月23日,国家知识产权局作出商评字[2021]第320066号关于第10354279号“美团MeiTUan及图”商标无效宣告请求裁定,认定:

一、诉争商标核定使用的第16类“纸”等商品与引证商标核定使用的第35类“商业调查”等服务在功能用途、消费对象、服务方式等方面存在区别,不属于同一种或者类似商品/服务,故诉争商标与引证商标未构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》(简称2014年商标法)第三十条所指使用在同一种或者类似商品/服务上的近似商标。


二、三快公司提交的证据不足以证明其引证商标在诉争商标申请日前在中国经宣传使用具有较高知名度,且诉争商标核定使用的“纸”等商品与三快公司所主张的“替他人推销、为商品和服务的买卖双方提供在线市场”服务在功能、用途、销售渠道、服务方式等方面存在明显差异,不能认定诉争商标的注册会误导公众,致使三快公司利益可能受到损害,进而违反2014年商标法第十三条规定。


三、2014年商标法第三十二条所指在先权利是指除商标权以外的其他权利,三快公司并未明确诉争商标的申请注册损害了其何种在先权利。同时,三快公司提交的证据不能证明在诉争商标申请注册前,其“美团”商标已在第16类“纸”等商品上使用并已具有一定知名度。因此,三快公司关于诉争商标的注册违反了2014年商标法第三十二条的主张不能成立。


四、2014年商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”是指诉争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益等其他不正当手段取得注册,其行为违反了诚实信用原则,损害了公平竞争的市场秩序的情形,三快公司提交的证据不能证明诉争商标的注册存在上述情形。


五、三快公司提交的证据不足以证明天然美团公司申请注册诉争商标的行为违反了2014年商标法第四条规定。国家知识产权局裁定:诉争商标予以维持。

一审裁定结果

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条之规定,判决:撤销被诉裁定、国家知识产权局重新作出裁定。

上诉人诉称

天然美团公司不服原审判决,向本院提出上诉,请求撤销原审判决、改判维持被诉裁定。天然美团公司的主要上诉理由为:1.引证商标在诉争商标注册之前不具有极高的市场知名度,不应被认定为驰名商标;2.诉争商标与引证商标注册的商品/服务差异显著,两个商标也具有外观上的差异,不会造成消费者混淆;3.诉争商标的注册没有恶意,且使用中没有造成消费者误认,本案不应适用2014年商标法第十三条第三款将诉争商标宣告无效。

二审认定

经审理查明:

原审法院查明的基本事实属实,证据采信得当,且有被诉裁定、诉争商标档案、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据,以及当事人陈述等在案佐证,本院予以确认。


二审法院认为:

诉争商标申请时间、核准注册的时间均在2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)实施期间,本案实体问题的审理应适用2001年商标法的规定,被诉裁定、原审判决适用法律错误,本院予以纠正。


2001年商标法第十三条第二款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”2001年商标法第十四条规定:“认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。”

本案中,引证商标的申请注册时间为2010年4月21日,诉争商标的申请注册时间为2011年12月26日,虽然期间不足两年,三快公司持续使用该商标,但根据三快公司提交的销售合同、发票、纳税证明、媒体报道、所获荣誉等证据,可以认定经过三快公司的持续使用,引证商标在“为零售目的在通讯媒体上展示商品”服务已经为相关公众所熟知,达到驰名的程度。

诉争商标的显著识别部分为汉字“美团”,引证商标为“美团”文字商标,在引证商标构成驰名的情形下,诉争商标构成对引证商标的摹仿。虽然诉争商标核定使用的商品,与引证商标核定使用的服务不构成商品与服务的类似,但诉争商标核定使用的“纸”等商品为日常消费品,三快公司使用引证商标、通过团购网站服务的对象亦为普通消费者,二者的消费群体为较高的重合度,在引证商标构成驰名的情况下,金凯利公司通过摹仿引证商标的方式注册诉争商标,足以使相关公众误认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系,不正当地利用引证商标的市场声誉,致使三快公司利益可能受到损害,故诉争商标的申请注册,违反2001年商标法第十三条第二款之规定。


驰名商标跨类保护的理论基础

2013年《商标法》第13条第3款为我国驰名商标的跨类保护提供了法律依据。但是由于措辞模糊,该条款在司法实践中存在着很大争议,其中的重要争议是:对驰名商标的跨类保护的目的,究竟是反对商标混淆,还是反对商标淡化。

反混淆理论

反混淆理论认为,被诉商标注册使用行为容易导致混淆因而被禁止。


本案中,从法院的表述看,其仍然采取了”反混淆”的观点,但“反混淆”观点在商标法体系上与其他规范存在冲突。


首先,“反混淆”观点使得商标法“类似商品”要件被架空。商标法设置类似商品概念,是因为商标用于商品上识别来源的标志,在注册、管理和保护时都要考虑商品或服务类别,判断时应坚持以避免混淆为基本原则。若被诉商标注册使用容易导致混淆,那么被诉商标与引证商标注册使用的商品应当认定为类似商品。若认为被诉商标与引证商标注册使用的商品不类似,又同时认为被诉商标与引证商标注册使用容易导致混淆,则导致类似商品要件被架空。


其次,“反混淆”观点有违商标法对驰名商标跨类保护的法律后果的规则安排。根据司法解释规定,违反驰名商标跨类保护的,属于《商标法》第 57 条第 7 项“给他人注册商标专用权造成其他损害”的侵犯注册商标专用权行为。若驰名商标跨类保护为“反混淆”保护,相应的行为后果应当适用《商标法》第 57 条 第 2 项容易导致混淆的规定,而不应适用最后一项。


反淡化理论

驰名商标跨类保护“反淡化”观点认为,被诉商标注册使用行为容易导致淡化因而被禁止。


例如本案中,诉争商标的使用会降低引证商标的显著性,模糊该驰名商标与其核定使用服务之间的唯一特定联系,进而弱化驰名商标的区别特征,损害三快公司的利益。


由于消费社会发展带来的商标中无形意义的地位和重要性的提升导致商标或品牌可以随商品或服务而转移,商标所有人在其商标注册或使用的商品或服务类别之外的商品或服务类别上具有了实质的商业利益,所以商标法需要跨越商品或服务类别对这种具有可转移性的商标或品牌提供反淡化保护。


因此,反淡化观点更加适应当前社会现实,能够促进我国商业贸易的新发展、新业态,可作为驰名商标跨类保护的基础。



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